舜  禹  新  闻

OEM代工场景下专利恶意诉讼探究——以(2023)最高法知民终869号案为样本

2026-10-14

摘要

(2023)最高法知民终869号案系最高人民法院知识产权法庭规制专利恶意诉讼、遏制关联主体协同滥用知识产权的标杆终审判决。该案二审厘清了实际控制人与关联企业分工协作情形下共同侵权的认定标准,建立知识产权恶意诉讼的完整裁判逻辑,直面市场中借助合作在先成果布局专利、批量发起诉讼叠加高额财产保全打压同业竞争者的不正当竞争象。本文围绕该案二审核心裁判思路展开剖析,揭示本案对于统一知识产权审判标准、营造公平有序的创新竞争市场环境所具备的示范价值。

一、案件基础事实概述

上诉人深圳市顺盟科技有限公司(以下简称"顺盟科技"),系英国品牌博创移动多媒体有限公司(NEXTBASE,以下简称"博创")的代工厂商,受托为博创生产行车记录仪及其配套支架产品。被上诉人深圳八九科技有限公司(以下简称"八九科技")、雄钜实业有限公司(以下简称"雄钜实业")由中国台湾地区居民许某智实际控制,二者曾是博创的合作方,行车记录仪及配套支架产品最初由雄钜实业负责开发设计。

许某智依托双方合作过程中获取的产品设计成果,以其本人及公司监事陈某的名义申请6项专利,包含5项外观设计专利与1项实用新型专利,并将前述专利转让至由其实际控制的八九科技。在博创终止原有合作,选定顺盟科技作为新一代代工厂之后,八九科技依托该6项专利分三轮共计提起18起专利侵权诉讼,并且多次申请财产保全,冻结顺盟科技经营账户资金。值得关注的是,八九科技相关主体曾在英国法院作出不再起诉博创及其客户的书面承诺,但回国后依旧持续发起系列侵权诉讼。

为维护自身合法权益,顺盟科技提起专利恶意诉讼侵权之诉,主张赔偿经济损失100万元、合理维权开支12万元,合计112万元。一审法院仅认定其中两项专利对应的起诉行为构成恶意诉讼,判令八九科技单独承担30万元赔偿责任。双方均不服一审判决提起上诉,最高人民法院知识产权法庭二审重构裁判逻辑,撤销一审判决,改判许某智、八九科技、雄钜实业承担连带责任,向顺盟科技赔偿损失100万元。

二、恶意诉讼的二元认定

本案二审裁判的重要创新,在于确立全行为链条整体审查思路,构建"客观维权基础+主观诉讼目的"双要件的一体化判断体系,从根源上区分正当知识产权维权与以专利恶意诉讼行为。

(一)客观要件:诉讼行为缺乏合法权利或事实支撑

二审裁判明确,认定专利恶意诉讼的前置客观标准,是起诉行为不具备正当维权的基础。案涉6项专利可划分为两类权利瑕疵情形,均不足以支撑侵权起诉主张。

第一类为权利自始即存在法定无效事由,对应涉案专利一至四。

其中专利一、二涉及的支架外观设计与实用新型专利,其产品技术方案在专利申请日前,已经完成制造并交付博创对外销售,构成现有技术,已被国家知识产权局宣告专利权无效;专利三、四两项行车记录仪外观设计专利,产品正面显著位置使用博创已注册的NEXTBASE商标,与他人在先商标权利相冲突,不符合《专利法》第二十三条第三款的规定,同样被宣告无效。

第二类为专利权形式上维持有效,但并不存在被控侵权事实,对应涉案专利五、六。

二审结合多年往来邮件、关联生效裁判查明:雄钜实业在明知顺盟科技承接"N111""N412"项目的前提下,以Mirror项目代工订单作为对价,向博创交付产品3D设计文件。该行为足以证明,雄钜实业、许某智已默许博创及其代工厂顺盟科技使用该套3D设计文件,双方形成默示免费实施许可。虽然这两项专利维持有效,八九科技提起诉讼时,已然知晓顺盟科技并不存在专利侵权行为,起诉缺少事实支撑。

(二)主观要件:诉讼以打压竞争对手为主要目的

主观恶意不能仅依靠当事人的口头陈述加以判断。二审法院建立客观事实推定规则,串联专利取得背景、诉讼发起时机、程序手段、履约失信等完整行为链条,综合推定行为人具有打压同业竞争者的主观故意。

  • 第一,从专利来源来看,案涉6项专利的全部技术方案,均来源于雄钜实业在受托代工合作过程中为博创完成的产品设计成果。
  • 第二,行为人明知权利存在重大瑕疵却坚持诉讼。 八九科技清楚专利一至四应当被宣告无效,也知晓专利五、六存在默示许可的客观前提,依旧持续提起侵权诉讼,明显违背诚实信用原则。
  • 第三,诉讼发起时机具备明确针对性。 全部18起侵权诉讼,均发生于博创终止与雄钜实业合作、选定顺盟科技作为新代工厂之后;在诉讼过程中多次申请财产保全冻结企业经营资金,借助司法程序实现打击竞争对手的效果,主观恶意特征突出。
  • 第四,诉讼过程中存在不诚信行为。 八九科技作为多起关联案件的当事人,对顺盟科技提交的包含往来邮件的真实性、合法性提出异议,但其自身掌握同源证据却拒不提交,亦未给出合理抗辩理由,进一步印证诉讼行为缺乏正当性。

三、关联主体分工协同下的共同侵权认定

一审判决仅认定实际提起诉讼的八九科技独立承担侵权责任,未评价实际控制人许某智、提供设计素材的雄钜实业的过错与责任。二审法院援引《民法典》第一千一百六十八条共同侵权规则,从主体控制关系、行为分工模式,认定三方构成共同侵权,为关联企业实施专利恶意诉讼划定清晰的裁判规则。

二审查明,许某智系八九科技与雄钜实业的实际控制人与法定代表人;案涉6项专利发明人,或是许某智本人,或是其控制企业的监事陈某,专利申请、权属转移等全部关键环节均由许某智决策操控。两家企业缺乏独立经营决策空间,专利布局、系列诉讼的整体策略均由许某智统一部署,三方具备实施同一侵权行为的意思联络基础。

结合全案证据,许某智、八九科技、雄钜实业在涉案专利申请、取得,以及后续批量提起诉讼的全过程中,相互配合、分工协作,共同实施针对顺盟科技的知识产权恶意诉讼,构成共同侵权,依法应当承担连带责任。

四、恶意诉讼纠纷中全面赔偿原则的司法适用

二审将专利恶意诉讼归入一般侵权纠纷范畴,适用《民法典》侵权责任的全面赔偿原则,梳理出三类与恶意诉讼具备完整因果关系的可赔偿损失类型,形成可量化、可落地的损害事实认定标准。

(一)财产保全造成的资金占用利息损失

针对八九科技反复申请高额财产保全、长期冻结顺盟科技银行账户的行为,二审认定账户资金被占用形成的利差损失属于直接财产损害,并确立计算方式:以保全裁定载明的冻结金额、实际冻结周期为基础,按照一年期LPR贷款利率与银行活期存款利率的差额计算利息损失。本案核算得出保全行为造成的利息损失约 23万元。

(二)商业机会丧失对应的预期利润损失

本案裁判实现因果关系认定上的突破:企业遭受持续性专利诉讼叠加大额账户冻结,出于规避侵权风险考量而拒绝境外大额订单,由此产生的预期经营利润属于可赔偿损失。法院结合在案订单资料、行业利润率证据完成损失测算:博创18.5万台行车记录仪采购订单,产品单价37.63美元,行业最低利润率 20%,该订单潜在利润超 900万元。

(三)多系列诉讼产生的合理维权开支

一审以顺盟科技未能完整提交律师费付款凭证为由,未支持维权费用。二审修正证据审查尺度:八九科技先后发起18起侵权案件,顺盟科技在系列案件中支出的律师费、差旅等相关开支属于维权产生的合理损失,在案证据足以证明 12万元 维权费用的合理性,应当予以保护。

(四)最终赔偿数额的确定

三类损失合计金额远超顺盟科技主张的100万元诉讼请求,顺盟科技主张的损害赔偿与八九科技的恶意诉讼行为之间具有法律上的因果关系,由于顺盟科技上诉仅请求支持其各种损失合计100万元,二审法院对顺盟科技上诉主张的经济损失,予以全额支持。

五、对司法裁判统一尺度的意义

本案以诚实信用原则作为裁判核心,厘清品牌方、新旧代工厂之间的知识产权权利边界,构建从专利申请、诉讼到损害赔偿的全链条裁判逻辑。

第一, 纠正"持有专利证书即当然享有绝对维权权利"的片面认知,将专利技术来源、OEM代工合作形成的信赖关系纳入权利行使合法性的审查范围。
第二, 明确专利权部分有效不能直接排除恶意诉讼的认定。即便专利形式维持有效,若案件存在默示许可、在先公开等抗辩事实,依旧可以认定起诉缺少事实基础。

第三, 拓宽专利恶意诉讼的赔偿边界,将代工企业至关重要的订单预期利润纳入可赔偿损失范畴,抬高专利恶意诉讼、专利碰瓷行为的违法成本,落实《专利法》确立的诚实信用立法宗旨。


本文作者



图片

图片